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企业知识产权尽职调查的八大关注点

知识产权尽职调查,是企业在投资并购、技术许可和转移等重大活动中,针对调查对象的知识产权状况进行事前调查,通过系统梳理发现知识产权潜在风险点,并评估这些风险点对于调查对象的影响,以帮助企业进行商业决策(例如股权收购、资产收购)。本文结合花果园工商代办的实践经验,重点谈谈企业在知识产权尽职调查中应关注的八大方面。

 

一、关注企业的基本情况


企业的基本情况或者基本面,是尽职调查的重要关注点之一。企业是否经营健康,有无重大风险点,是投资方或合作方非常关注的问题。在知识产权尽职调查中,需要了解调查对象的产品和服务情况、销售市场情况、技术来源、研发历史等各种与技术、产品相关的背景材料,以评估企业在知识产权方面的发展脉络、布局情况、保护情况和风险情况。


企业的基本面信息有时可以通过其官网、新闻舆论等获知端倪。在某尽调项目中,调查对象在官网和相关采访报道中对核心技术和产品有明显的过于夸大的情况,后续经过检索发现该等技术相关的专利早已过期失效,导致调查对象核心资产集中在获证情况和商业秘密方面,但深入调查之后发现国内大量的合作项目都有夭折情形,在获证和商业秘密方面亦存在明显缺陷,*终尽调结果偏于负面,后续该调查对象的发展也验证了尽调结论。


此外,知识产权管理情况也属于企业基本面的考察指标,企业建立起规范的知识产权管理体系,特别是通过贯标等方式建立起高效运转的管理机制,对企业知识产权保护大有裨益。作为调查对象而言,如果在发展期间能够从各方面建立起完善的知识产权管理和保护体系,则将极大提升其潜在商业价值。

 

二、关注企业的行业限制


企业所处的行业各有不同,很多行业有其特殊之处,需要倍加关注。例如在烟草行业,需要关注与烟草管制相关的法律法规和行业规范,如果没有获得合法的资质,则会使得调查对象的商业价值大打折扣。又例如,在航空领域,有关航空器的适航认证方面的特殊要求,也会极大影响调研对象的潜在价值,如果未能获得国内外相关的合法认证,则将会使得投资方难以达到项目合作的预期,使得投资者的利益受损。


此外,在生物医药和医疗器械领域,中国药品监督管理局、美国食品药品监督管理局(FDA)、欧洲CE认证等获证情况,以及中国临床试验注册情况、美国Clinical Trials情况也对相关企业的经营具有深远的影响。作为知识产权律师,应十分关注监管审批机构的*新规范要求和立法动态,以期更全面地了解调研对象的实际情况。例如,在目前药品专利链接制度之下,如果仿制药企作为调研对象,则需要关注其在药品专利链接制度之下的纠纷情况,以便客观评估其产品风险。

 

三、关注企业知识产权布局


企业的知识产权布局主要包括专利、商标、版权、商业秘密/专有技术等方面。根据企业所处行业不同、以及企业自身的特点,在知识产权布局方面可能会有不同的侧重。


例如,对于高科技企业(比如AI企业)而言,其知识产权更多地集中在专利和商业秘密方面,至于商标和版权的风险,则相对较低(但在目前开源背景之下,版权的风险也应关注)。因此,作为这类高新技术企业而言,如果在专利和商业秘密方面积累有大量的核心技术,则无疑会使得这类企业更受到投资者的青睐。


此外,针对每种知识产权,也应关注其布局情况、权利瑕疵(包括权利无效、权利失效、权属瑕疵)等情况。以专利为例,核心专利/高价值专利若能构成强有力的权利组合,而且单个专利没有权利瑕疵,则这样的专利包无疑具有非常大的技术和商业价值。

 

四、关注核心技术和核心人员


核心技术和核心人员对于企业的正常经营,非常重要。特别是对于高新技术企业而言,掌握着核心技术且无权利瑕疵,就意味着能够垄断相关市场。而核心人员(包括核心管理人员和核心技术人员)则同样经常会决定企业的生死存亡。


在核心技术方面,需要调查其技术来源、核心技术的范围和保护情况、核心技术与产品的对应关系、核心技术相关的国内外主要竞争对手情况、核心技术的权利瑕疵情况(例如是否有质押或担保)等。


在核心人员方面,应关注该等人员的范围、竞业禁止签署情况、早期专利申请情况、劳动合同和保密协议签署情况、核心人员知识产权归属约定情况等等。例如在某调研项目中,发现企业管理层有大量核心人员来自于行业龙头,部分人员在原单位有专利申请,而且其工作与目前企业的核心产品相关,此时会使得企业目前的知识产权资产具有一定的权属争议和侵权风险。


核心技术是企业的立命之本,核心人员是核心技术的源泉,作为调查对象而言,既要不断创新,想办法留住人才,也要对核心技术和核心人才进行规范管理。

 

五、关注技术合作相关风险


企业技术合作的常见形式为委托开发和合作开发,对于调查对象而言,应特别关注在技术合作过程中约定清晰知识产权的归属,以防发生权属纠纷。例如在某调研项目中,企业在技术合作过程之中所签署的部分协议仅约定了保密条款,而缺少知识产权条款,导致权属不明。


此外,在技术合作中,经常会涉及合作之前、合作过程之中、以及合作之后产生的知识产权的归属问题。通常来说,合作之前的知识产权应分别归属于各方,但若应用到合作项目之中,则应保证合作双方的合理使用。对于合作过程之中产生的知识产权,一般有约定的,从其约定;若无任何约定,则应按照相关法律规定来确定。但通常建议无论是甲方,还是乙方,尽量还是在合同中约定清楚,以防止后续发生争议。而对于合作之后产生的知识产权,一般应归属于改进方,而不能阻碍技术的发展,但作为相对方而言,在合理的范围之内,可以约定免费使用权或者优惠许可权利。

 

六、关注外部协议签署情况


企业在对外经营中,无论是采购还是销售,都会涉及大量的协议签署,此时应特别关注该等协议中的知识产权条款问题。如果约定不清或者约定不利,则也有可能会影响到企业本身的经营风险和产品的市场前景。


例如,在某调研项目之中,调研对象的重要产品零件采购自其他厂家,但在采购合同之中,并未明确相关的知识产权是否有许可,也未约定如果该零件发生诉讼时,是否能够获得诉讼方面的资金或技术人员支持。此时,作为调研对象而言,如果一旦发生纠纷,则可能会导致整体产品的风险陡增,进而影响其市场份额。

 

七、关注知识产权风险管控


作为企业而言,知识产权风险管控体现在日常工作中的各个方面。例如,在产品立项或研发之前,是否有对专利等知识产权进行前期调研或风险排查。在产品研发过程中,有无跟踪研究竞争对手的知识产权情况,在发生技术冲突的情况下,是否及时调整产品的研发方向或技术实现路径。在产品上市之前,是否有进行FTO等工作,特别是在进入海外市场的时候,是否有对该市场进行针对性的风险诊断。而在产品上市之后,是否有对市场进行紧密跟踪,销售人员是否及时反馈产品的销售和技术发展动向等情况。


以上都体现在企业的日常知识产权风险管控工作之中,如果这些基础的工作有做到,并留有记录,则将极大降低其产品相关风险。如果还能制定相应的风险响应机制,并留有足够的财政预算,则将使知识产权尽职调查的结果更为理想。

 

八、关注诉讼纠纷相关风险


知识产权诉讼等相关法律纠纷,永远是企业知识产权尽职调查的重中之重。企业如果核心产品或者核心技术卷入诉讼之中,则将会非常影响其尽职调查的结论。但作为企业来说,诉讼风险防不胜防,特别是在产品上市、企业上市的关键节点上。


作为调查对象,对于诉讼纠纷,应诚信报告,并平和对待。*忌讳的情况是故意隐瞒无法查询到的诉讼相关信息,例如在某调研项目中,尽调初始时该调查对象并未主动报告有涉诉情况,但随着尽调的持续,后来发现该调查对象在与政府部门合作类似项目的过程中,出现涉案金额甚巨的重大诉讼案件,且在尽调期间被申请执行,企业对此也无法给出合理的解释,这种情况会导致尽调结论非常不利于调查对象。


此外,在面对诉讼纠纷时,调查对象需要兼顾考虑商业侧和法律侧这两个维度,从而选择对自身解决纠纷*为有利的手段。无论应诉与否,都应当试图将其影响力降到*低,避免对正常生产经营造成不利影响。

 

总之,企业知识产权尽职调查,就是梳理知识产权资产,排查知识产权风险。对于重大的知识产权尽调项目,知识产权律师还应当注意团队协作,分工合作,以便高效、负责任地给出全面的尽职调查结果。


以上本文着重介绍了知识产权尽职调查工作中的八大关注点,兼顾这些关注点,并深入检索、访谈、调查、核实,就能*大限度地接近事实真相,达成知识产品尽职调查的*终目标,从而更好地服务于客户。